Un dels aspectes que moltes empreses passen per alt al definir la seva estratègia de patents és on presentar la primera sol·licitud de patent.

Algunes trien en funció de les subvencions o ajudes financeres disponibles; d’altres, segons la ubicació de la seva empresa matriu o seu corporativa; i altres també tenen en compte factors com el lloc on es va desenvolupar la invenció, la nacionalitat o residència del sol·licitant i/o els inventors, i fins i tot el contingut de la sol·licitud.

Tot i això, en molts casos, encara que aquests factors influeixen en l’elecció del lloc on presentar la primera sol·licitud, no sempre es tenen plenament en compte les obligacions legals i les possibles conseqüències de no complir-los.

 

Per què és important?

A Espanya, abans de l’actual Llei de Patents, no estava del tot clar quines eren les conseqüències de presentar per primer cop a l’estranger una invenció desenvolupada a Espanya. L’obligació existia, però la llei no especificava què passaria si no es complia.

Amb la Llei 24/2015 de Patents, les conseqüències són ara explícites: si una sol·licitud de patent per a una invenció desenvolupada a Espanya es presenta primer a l’estranger sense haver estat presentada prèviament a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) o sense obtenir la corresponent Llicència de Presentació a l’Estranger (FFL), es pot perdre la possibilitat d’obtenir protecció a Espanya. Això inclou la possible pèrdua d’efecte d’una validació de patent europea a Espanya o de l’entrada a la fase nacional a Espanya d’una sol·licitud PCT.

 

Un requisit comú a altres països

Els requisits de primera presentació es van establir per protegir la seguretat nacional i controlar la divulgació de tecnologies sensibles a l’estranger. Els seus objectius principals són impedir la difusió d’invencions amb valor estratègic o per a la defensa, retenir els coneixements tecnològics dins de les fronteres nacionals i permetre a les Oficines de patents examinar les invencions que puguin requerir restriccions de confidencialitat.

Aquest concepte fa molt de temps que està integrat en el marc més ampli dels acords internacionals destinats a salvaguardar la seguretat nacional i els interessos econòmics dels Estats a través del sistema de patents. Per exemple, l’Acord de l’OTAN per a la protecció mútua del secret de les invencions relacionades amb la defensa va coordinar la protecció de les invencions relacionades amb la defensa entre els Estats membres —entre ells Espanya, França, el Regne Unit, Alemanya i els Estats Units— garantint el tractament confidencial de les sol·licituds de patent classificades. De la mateixa manera, altres instruments internacionals, com ara l’Acord sobre els ADPIC, el Tractat sobre el Dret de Patents (PLT) o el Tractat de Cooperació en matèria de Patents (PCT), reconeixen expressament el dret de cada part contractant a adoptar mesures de confidencialitat i imposar restriccions a les sol·licituds de patents per raons de seguretat nacional o interessos essencials.

Amb el temps, aquest marc s’ha implementat i mantingut a totes les jurisdiccions amb el mateix propòsit, formant part d’aquestes mesures l’obligació de primera presentació al país. Moltes normatives nacionals en matèria de patents l’estableixen en funció de criteris com ara la nacionalitat del sol·licitant, la nacionalitat dels inventors, si la invenció s’ha desenvolupat al país i/o si el contingut de la sol·licitud es considera sensible segons les normes locals relacionades amb el secret.

En algunes jurisdiccions, l’incompliment pot donar lloc a sancions administratives o fins i tot penals, així com a la pèrdua dels drets de patent o a la impossibilitat d’obtenir protecció, amb conseqüències específiques que depenen de la normativa nacional aplicable i de la naturalesa de la invenció.

No obstant això, molts sistemes ofereixen un mecanisme conegut com a llicència de presentació a l’estranger (FFL): una autorització que permet fer la primera presentació a l’estranger, alhora que es garanteix el compliment de la normativa local.

 

Escenaris cada vegada més complexos

A la pràctica, aquests requisits són especialment rellevants en contextos que impliquen col·laboracions internacionals, equips multinacionals de R+D o sol·licitants/inventors de diferents jurisdiccions.

En aquests casos, el teu agent de patents et pot ajudar a definir la millor estratègia, tenint en compte no només la comercialització i les possibles divulgacions (a efectes de terminis), sinó també les restriccions legals sobre la primera presentació.

 

El cas espanyol i una comparació pràctica amb els estats units

Com s’ha esmentat, la legislació espanyola estableix que si una invenció s’ha fet a Espanya, la primera sol·licitud s’ha de presentar a l’OEPM, llevat que s’hagi obtingut una FFL. També hi ha una presumpció iuris tantum que una invenció s’ha desenvolupat a Espanya si el sol·licitant està domiciliat en aquest país. L’obligació, doncs, no depèn de la nacionalitat o la residència de l’inventor, sinó del lloc on s’ha desenvolupat la invenció.

Obtenir un FFL de l’OEPM és un procediment senzill i ràpid. Un cop concedida l’autorització, es pot presentar la patent a l’estranger sense comprometre la protecció futura a Espanya.

Estats Units aplica un sistema similar: el requisit de primera presentació es basa en el lloc on es va fer la invenció, i l’Oficina de Patents i Marques dels Estats Units (USPTO) també emet FFL per als sol·licitants que vulguin presentar primer fora del país. El procés també és senzill i se sol completar en pocs dies.

 

Exemple

Conclusió

  • En planificar la teva estratègia internacional de patents, avalua des del principi els requisits de la FFL o de la primera presentació per evitar perdre efectes en mercats clau o enfrontar-se a conseqüències més greus, com ara sancions administratives o penals.
  • Treballa amb un agent especialitzat en patents que conegui els esculls de cada jurisdicció i pugui ajudar-vos a analitzar i validar la vostra estratègia de presentació.