Uno de los aspectos que muchas empresas pasan por alto al definir su estrategia de patentes es dónde presentar la primera solicitud de patente.

Algunas eligen en función de las subvenciones o ayudas financieras disponibles; otras, según la ubicación de su empresa matriz o sede corporativa; y otras también tienen en cuenta factores como el lugar donde se desarrolló la invención, la nacionalidad o residencia del solicitante y/o los inventores, e incluso el contenido de la solicitud.

Sin embargo, en muchos casos, aunque estos factores influyen en la elección del lugar donde presentar la primera solicitud, no siempre se tienen plenamente en cuenta las obligaciones legales y las posibles consecuencias de no cumplirlas.

 

¿Por qué es importante?

En España, antes de la actual Ley de Patentes, no estaba del todo claro cuáles eran las consecuencias de presentar por primera vez en el extranjero una invención desarrollada en España. La obligación existía, pero la ley no especificaba qué ocurriría si no se cumplía.

Con la Ley 24/2015 de Patentes, las consecuencias son ahora explícitas: si una solicitud de patente para una invención desarrollada en España se presenta primero en el extranjero sin haber sido presentada previamente en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o sin obtener la correspondiente Licencia de Presentación en el Extranjero (FFL), se puede perder la posibilidad de obtener protección en España. Esto incluye la posible pérdida de efecto de una validación de patente europea en España o de la entrada en la fase nacional en España de una solicitud PCT.

 

Un requisito común en otros países

Los requisitos de primera presentación se establecieron para proteger la seguridad nacional y controlar la divulgación de tecnologías sensibles en el extranjero. Sus principales objetivos son impedir la difusión de invenciones con valor estratégico o para la defensa, retener los conocimientos tecnológicos dentro de las fronteras nacionales y permitir a las Oficinas de patentes examinar las invenciones que puedan requerir restricciones de confidencialidad.

Este concepto lleva mucho tiempo integrado en el marco más amplio de los acuerdos internacionales destinados a salvaguardar la seguridad nacional y los intereses económicos de los Estados a través del sistema de patentes. Por ejemplo, el Acuerdo de la OTAN para la protección mutua del secreto de las invenciones relacionadas con la defensa coordinó la protección de las invenciones relacionadas con la defensa entre los Estados miembros —entre ellos España, Francia, el Reino Unido, Alemania y los Estados Unidos— garantizando el tratamiento confidencial de las solicitudes de patente clasificadas. Del mismo modo, otros instrumentos internacionales, como el Acuerdo sobre los ADPIC, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) o el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), reconocen expresamente el derecho de cada parte contratante a adoptar medidas de confidencialidad e imponer restricciones a las solicitudes de patentes por razones de seguridad nacional o intereses esenciales.

Con el tiempo, este marco se ha implementado y mantenido en todas las jurisdicciones con el mismo propósito, formando parte de estas medidas la obligación de primera presentación en el país. Muchas normativas nacionales en materia de patentes la establecen en función de criterios como la nacionalidad del solicitante, la nacionalidad de los inventores, si la invención se ha desarrollado en el país y/o si el contenido de la solicitud se considera sensible según las normas locales relacionadas con el secreto.

En algunas jurisdicciones, el incumplimiento puede dar lugar a sanciones administrativas o incluso penales, así como a la pérdida de los derechos de patente o a la imposibilidad de obtener protección, con consecuencias específicas que dependen de la normativa nacional aplicable y de la naturaleza de la invención.

No obstante, muchos sistemas ofrecen un mecanismo conocido como licencia de presentación en el extranjero (FFL): una autorización que permite realizar la primera presentación en el extranjero, al tiempo que se garantiza el cumplimiento de la normativa local.

 

Escenarios cada vez más complejos

En la práctica, estos requisitos son especialmente relevantes en contextos que implican colaboraciones internacionales, equipos multinacionales de I+D o solicitantes/inventores de diferentes jurisdicciones.

En tales casos, tu agente de patentes puede ayudarte a definir la mejor estrategia, teniendo en cuenta no solo la comercialización y las posibles divulgaciones (a efectos de plazos), sino también las restricciones legales sobre la primera presentación.

 

El caso español y una comparación práctica con los Estados Unidos

Como se ha mencionado, la legislación española establece que si una invención se ha realizado en España, la primera solicitud debe presentarse en la OEPM, a menos que se haya obtenido una FFL. También existe una presunción iuris tantum de que una invención se ha desarrollado en España si el solicitante está domiciliado en este país. Por lo tanto, la obligación no depende de la nacionalidad o la residencia del inventor, sino del lugar donde se ha desarrollado la invención.

Obtener un FFL de la OEPM es un procedimiento sencillo y rápido. Una vez concedida la autorización, se puede presentar la patente en el extranjero sin comprometer la protección futura en España.

Estados Unidos aplica un sistema similar: el requisito de primera presentación se basa en el lugar donde se realizó la invención, y la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) también emite FFL para los solicitantes que deseen presentar primero fuera del país. El proceso también es sencillo y suele completarse en pocos días.

 

Ejemplo

Conclusión

  • Al planificar tu estrategia internacional de patentes, evalúa desde el principio los requisitos de la FFL o de la primera presentación para evitar perder efectos en mercados clave o enfrentarse a consecuencias más graves, como sanciones administrativas o penales.
  • Trabaje con un agente especializado en patentes que conozca los escollos de cada jurisdicción y pueda ayudarte a analizar y validar tu estrategia de presentación.