En una notícia anterior vam informar sobre una decisió comunicada per l’Alta Cambra de Recursos de l’Oficina Europea de Patents (EPO) que semblava resoldre l’assumpte de les sol•licituds prioritàries i divisionals tòxiques. La decisió completa ja ha estat publicada i es pot trobar en el següent enllaç.

La qüestió fonamental pendent davant l’Alta Cambra de Recursos era si la prioritat parcial per a una sol•licitud de patent europea que abasti matèria alternativa podia denegar-se degut a la matèria descrita en la sol•licitud prioritària i, si era així, en quines condicions.

Imaginem la següent situació: una sol•licitud prioritària reivindica i descriu una invenció que inclou un component A que és rodó. Durant l’any de prioritat, la invenció es desenvolupa addicionalment i es comprova que en realitat qualsevol altra forma també es pot usar per al component A. Al final de l’any de prioritat, es presenta una sol•licitud de patent europea (o una sol•licitud PCT) descrivint i reivindicant la mateixa invenció en la qual el component a pot tenir qualsevol forma. La qüestió és si la reivindicació de la sol•licitud de patent europea té dret a prioritat per a la part de la reivindicació en la qual la forma del component A és rodona i, per tant, si és possible que una reivindicació d’aquest tipus tingui dues dates efectives: quan la forma del component A és rodona la data efectiva és la data de prioritat i quan la forma del component A no és rodona la data efectiva és la data de presentació.

Si això no és possible, llavors la sol•licitud anterior podria destruir la novetat de la sol•licitud posterior. Aquest fet s’ha donat a conèixer com a “prioritat tòxica”. Aplicant el mateix raonament, una sol•licitud divisional que descrigui matèria ja divulgada en el document de prioritat també podria convertir-se en un antecedent de la sol•licitud mare.

No obstant això, si es reconeixen dues dates efectives, llavors la sol•licitud anterior no pot convertir-se un antecedent: per al component A rodó, la data de prioritat anterior seria vàlida i la sol•licitud anterior no seria estat de la tècnica anterior. Per al component que té una forma diferent a rodona, la data de prioritat anterior no seria vàlida. Tanmateix, la sol•licitud anterior, al no revelar cap altra forma apart de la rodona, no destruiria la novetat de la sol•licitud posterior.

Abans de la decisió, s’havien desenvolupat dues línies de jurisprudència divergents: segons una primera sèrie de decisions podria existir una prioritat tòxica. Segons una segona sèrie de decisions s’hauria de reconèixer la prioritat parcial de la reivindicació de la sol•licitud de patent europea de manera que no s’originaria una prioritat tòxica.

Segons l’Alta Cambra de Recursos, en avaluar si la matèria d’una reivindicació genèrica pot gaudir de prioritat parcial, el primer pas consistiria en determinar la matèria descrita en el document de prioritat. El següent pas seria examinar si aquesta matèria està compresa en la reivindicació de la sol•licitud o patent que reivindica aquesta prioritat. Si la resposta és afirmativa, llavors la reivindicació es dividiria de facto en dues parts, una primera part corresponent a la invenció descrita de forma directa i inequívocament en el document de prioritat i una segona part per la part restant de la reivindicació genèrica posterior que no gaudeix de prioritat.

Segons l’Alta Cambra de Recursos, no hi ha altres condicions o limitacions substantives per reconèixer la prioritat parcial. Això sembla significar que el concepte de “prioritat tòxica” s’ha resolt definitivament: un document de prioritat o una sol•licitud divisional que potencialment podria convertir-se en estat de la tècnica segons l’Art. 54(3) EPC no pot ser un antecedent contra la novetat. Qualsevol que sigui el contingut que es divulgui per primera vegada en el document de prioritat té dret a la data de prioritat i, per tant, té la mateixa data efectiva que el document de prioritat.