En una noticia anterior informamos sobre una decisión comunicada  por la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (EPO) que parecía resolver el asunto de las solicitudes prioritarias y divisionales tóxicas. La decisión completa ya ha sido publicada y se puede encontrar aquí.

La cuestión fundamental pendiente ante la Alta Cámara de Recursos era si la prioridad parcial para una solicitud de patente europea que abarque materia alternativa podía denegarse con respecto a la materia descrita en la solicitud prioritaria y, si era así, bajo qué condiciones.

Imaginemos la siguiente situación: una solicitud prioritaria reivindica y describe una invención que incluye un componente A que es redondo. Durante el año de prioridad, la invención se desarrolla adicionalmente y se comprueba que en realidad cualquier otra forma también se puede usar para el componente A. Al final del año de prioridad, se presenta una solicitud de patente europea (o una solicitud PCT) describiendo y reivindicando la misma invención en la que el componente A puede tener cualquier forma. La cuestión es si la reivindicación de la solicitud de patente europea tiene derecho a prioridad para la parte de la reivindicación en la que la forma del componente A es redonda y, por lo tanto, si es posible que una reivindicación de este tipo tenga dos fechas efectivas: cuando la forma del componente A es redonda la fecha efectiva es la fecha de prioridad y cuando la forma del componente A no es redonda la fecha efectiva es la fecha de presentación.

Si esto no es posible, entonces la solicitud anterior podría destruir la novedad de la solicitud posterior. Esto se ha dado a conocer como “prioridad tóxica”. Aplicando el mismo razonamiento, una solicitud divisional que describa materia ya divulgada en el documento de prioridad también podría convertirse en un antecedente de la solicitud madre.

Sin embargo, si se reconocen dos fechas efectivas, entonces la solicitud anterior no puede convertirse un antecedente: para el componente A redondo, la fecha de prioridad anterior sería válida y la solicitud anterior no sería estado de la técnica anterior. Para el componente que tiene una forma diferente a redonda, la fecha de prioridad anterior no sería válida, sin embargo la solicitud anterior, al no revelar ninguna otra forma aparte de la redonda, no destruiría la novedad de la solicitud posterior.

Se habían desarrollado dos líneas de jurisprudencia divergentes: según una primera serie de decisiones, podría existir una prioridad tóxica. Según una segunda serie de decisiones, debería reconocerse la prioridad parcial de la reivindicación de la solicitud de patente europea de manera que no se originaría una prioridad tóxica.

Según la Alta Cámara de Recursos, al evaluar si la materia de una reivindicación genérica puede gozar de prioridad parcial, el primer paso consistiría en determinar la materia descrita en el documento de prioridad. El siguiente paso sería examinar si dicha materia está comprendida en la reivindicación de la solicitud o patente que reivindica dicha prioridad. Si la respuesta es afirmativa, entonces la reivindicación se dividiría de facto en dos partes, una primera parte correspondiente a la invención descrita de forma directa e inequívocamente en el documento de prioridad y una segunda parte por la parte restante de la reivindicación genérica posterior que no goza de prioridad.

Según la Alta Cámara de Recursos, no existen otras condiciones o limitaciones sustantivas para reconocer la prioridad parcial. Esto parece significar que el concepto de “prioridad tóxica” se ha resuelto definitivamente: un documento de prioridad o una solicitud divisional que potencialmente podría convertirse en estado de la técnica según el Art. 54(3) EPC no puede ser un antecedente contra la novedad. Cualquiera que sea el contenido que se divulgue por primera vez en el documento de prioridad tiene derecho a la fecha de prioridad y, por lo tanto, tiene la misma fecha efectiva que el documento de prioridad.